Este trabajo ha sido publicado en R. Morral Soldevila (dir.), Problemas actuales de Derecho de la propiedad industrial. III Jornada de Barcelona de Derecho de la propiedad industrial, Cizur Menor (Navarra), Civitas/Thomson Reuters, 2013, pp. 123-176.

Competencia judicial internacional y litigios en materia de patentes: Bruselas I, LOPJ y Tribunal Unificado de Patentes, liaisons dangereuses?

Dr. Rafael Arenas García

Catedrático de Derecho internacional privado

Universitat Autònoma de Barcelona

SUMARIO: I. Introducción. II. Reglamentos 44/2001 y 1215/2012: 1. Alcance de la competencia exclusiva. 2. Excepciones, cuestiones incidentales y reconvenciones en materia de patentes. III. El DIPr autónomo español: 1. Aplicación de la LOPJ y competencia sobre el fondo del litigio. 2. Excepciones, cuestiones incidentales y foro cautelar. IV. El acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes: 1. Las reglas de competencia del TUP. 2. El TUP desde la perspectiva española. V. Conclusión

I. Introducción

            1. La propiedad industrial es fuente de no pocos litigios. La alegación de la infracción de un derecho de patente u otro cualquiera de los que están protegidos por la normativa de propiedad industrial (intelectual property en la terminología anglosajona)[1] acaba en no pocas ocasiones en una demanda judicial en la que es también frecuente que se discuta tanto sobre la infracción propiamente dicha como sobre la validez o eficacia del título cuya infracción es alegada. Tal como veremos, esta dualidad entre alegación de la infracción y eficacia del derecho de que se trate es de gran importancia para el análisis de las cuestiones competenciales que se plantean en este tipo de situaciones.

            Es cierto que las diferencias en materia de propiedad industrial también pueden ser objeto de arbitraje, tal como se desarrolla en este mismo libro en la contribución del profesor Ramos Romeu; y el hecho de que algunas cuestiones relativas a la propiedad industrial configuren un supuesto de competencia exclusiva tanto en el Reglamento 44/2001 como en la LOJP y en otros Derechos de origen interno[2] no ha de impedir que el arbitraje opere[3]. En esta contribución no nos ocuparemos de esta posibilidad, limitándonos a los supuestos en los que el litigio se plantea ante tribunales estatales, sin reparar en la incidencia que en tales casos pudiera tener la existencia de un procedimiento arbitral o una cláusula compromisoria.

            2. El análisis se realizará considerando tanto la regulación contenida en el Reglamento 44/2001 como en el DIPr autónomo español (LOPJ). En lo que se refiere al Reglamento europeo se examinarán también las previsiones contenidas en el Reglamento 1215/2012, que sustituirá a partir del año 2015 al Reglamento 44/2001. En lo que se refiere al DIPr español de origen interno la atención puede limitarse a la LOPJ, ya que será en ella donde encontremos al concreción de los foros competenciales que pueden afectar a los litigios en materia de propiedad industrial. Como es sabido, determinadas cuestiones procedimentales en materia de competencia judicial internacional son reguladas en la LEC; pero al no existir particularidades relevantes podemos remitirnos en este punto a las normas generales y los análisis ya existentes sobre la normativa procesal con relevancia internacional en la LEC.

            Tras el estudio de la normativa de la UE y del DIPr autónomo español, así como de las relaciones entre ambos sistemas de regulación, nos detendremos en el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes[4]. Es cierto que España no participa en este Acuerdo, por lo que no se integrará en el Tribunal Unificado de Patentes; pero esta no participación no impedirá que los operadores jurídicos y económicos españoles se vean afectados por este Acuerdo; ya que resultará posible que tales operadores obtengan patentes con efecto unitario a las que les será de aplicación las previsiones del Acuerdo. Además, deberemos considerar en qué forma las decisiones adoptadas por el Tribunal Unificado podrán ser reconocidas y ejecutadas en España; cuestión que, tal como veremos, podría plantear algunos problemas interesantes.

II. Reglamentos 44/2001 y 1215/2012

1. Alcance de la competencia exclusiva

            3. Tanto el Reglamento 44/2001 como el 1215/2012 incluyen un foro exclusivo en materia de patentes. La redacción del precepto varía significativamente de uno a otro Reglamento al intentar acoger el segundo la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo en relación al tratamiento procesal de las excepciones procesales que se plantean sobre la base de la ineficacia de la inscripción o de la patente que sirve de base a la acción principal. En el siguiente apartado nos ocuparemos específicamente de esta cuestión, que reviste gran interés tanto teórico como práctico, limitándonos aquí a señalar lo ya apuntado e indicar que en el resto del precepto la dicción de ambos Reglamentos es prácticamente idéntica, por lo que es posible realizar un análisis conjunto de ambos instrumentos.

            4. La competencia exclusiva prevista tanto en el Reglamento 44/2001 (art. 22.4) como en el 1215/2012 (art. 24.4) alcanza a los litigios “en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro”. La aplicación de este foro competencial a las patentes no presenta ninguna duda, al igual que a las marcas, diseños, dibujos o modelos; siempre que se trate de derechos sometidos a depósito o registro, pudiendo plantear alguna dificultad la concreción de cuáles son los derechos análogos a los que se refiere el precepto[5]; pero aquí no nos ocuparemos de esta cuestión pues el objeto de esta contribución es únicamente la competencia en materia de patentes.

            De acuerdo con estos Reglamentos, los tribunales que asumirán la competencia exclusiva en materia de inscripciones y validez de patentes serán los “del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional” (art. 22.4 del Reglamento 44/2001). La dicción del precepto equivalente en el Reglamento 1215/2012 introduce algún cambio respecto a ésta. Así, en vez de referirse a un “instrumento comunitario” lo hace a “instrumento de la Unión”, lo que se justifica por la sustitución de la Comunidad Europea por la Unión Europea sin que el cambio tenga mayor transcendencia. Podría ser más relevante el que en la versión española del Reglamento se indica que los competentes serán los órganos jurisdiccionales “del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”, no “del Estado miembro en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro”; lo que podría indicar que la competencia exclusiva opera incluso respecto a las patentes registradas en Estados no miembros, lo que tendría importantes consecuencias tanto en materia de competencia judicial internacional como de reconocimiento y ejecución de decisiones. No nos detendremos en estas consecuencias, sin embargo, ya que todo parece indicar que nos encontramos ante un error en la versión española del Reglamento que debería ser subsanada por medio de una corrección de errores[6]. De esta forma resultará que los Tribunales del Estado miembro en que se haya registrado, solicitado o tenido por efectuado el registro de la patente serán exclusivamente competentes para los litigios en relación a la inscripción o a la validez de la patente. Si la inscripción o registro de la patente se ha realizado o tenido por efectuada en un Estado no miembro debería operar la regla de acuerdo con la cual será el Derecho del Estado miembro en el que se presente la demanda el que se aplique para determinar la competencia judicial internacional[7]. Esta aplicación sería consecuencia de la denominada “doctrina del efecto reflejo de las competencias exclusivas”[8]. Ciertamente, en las últimas décadas se ha cuestionado en más de una ocasión esta doctrina del efecto reflejo, habiéndose planteado que lo más ajustado a la interpretación literal del Convenio de Bruselas primero, del Convenio de Lugano de 1988 y del Reglamento 44/2001 después y, finalmente, del Convenio de Lugano de 2007; es que en aquellos supuestos en los que el criterio de atribución de competencia exclusiva conduzca a un Estado no miembro deberían aplicarse el resto de criterios de competencia de Bruselas I[9]; ahora bien, esta interpretación no puede ser acogida. De hacerlo resultaría que los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado estarían obligados a conocer de la nulidad de una patente registrada en un Estado no miembro. Una obligación de este tipo resultaría irracional, ya que implicaría probablemente la vulneración de las competencias exclusivas del Estado en el que estuviera registrada la patente con lo que resultaría en la práctica que la sentencia que pudiera dictarse resultaría inejecutable. En estas circunstancias parece más razonable mantener que será, en su caso, el DIPr autónomo del tribunal ante el que se presente la demanda el que determine en qué supuestos puede asumirse tal competencia, sin cargar a tales órganos jurisdiccionales con una obligación de conocimiento derivada del Derecho de la UE. Esta solución, la no obligatoriedad para los tribunales del Estado miembro del domicilio del demandado de asumir competencia en los supuestos en los que la conexión que atribuye competencia exclusiva a un Estado miembro conduce a uno que no es parte de la UE y encuentra apoyo, curiosamente, en el análisis de la dicción de las referencias a los Informes Jenard/Möller y Almeida Cruz/Desantes Real/Jenard a los que ya nos hemos referido[10]. Sin que ahora podamos entrar en el análisis detallado del tema, es preciso señalar que los mencionados Informes no hacen referencia más que a la competencia exclusiva en materia de derechos reales y arrendamientos de bienes inmuebles, por lo que lo que en ellos se indica no debería extenderse a otros supuestos de competencias exclusivas. Además, los trabajos preparatorios del Convenio de Lugano de 1988 muestran que lo pretendido por las aclaraciones incluidas en los Informes era únicamente excluir la posibilidad de que el foro específico de competencia en materia de arrendamientos de inmuebles basado en el domicilio del demandado, e introducido en el Convenio de Lugano de 1988 para de ahí pasar a través del Convenio de San Sebastián de 1990 al Convenio de Bruselas y posteriormente al Reglamento 44/2001, pudiera operar en supuestos en los que el inmueble se encontrara en un Estado no miembro[11].

            Así pues, en los supuestos en los que se plantee un litigio relativo a la inscripción de una patente o a la validez de la misma serán exclusivamente competentes los tribunales del Estado miembro en el que se haya inscrito o registrado la patente o donde se haya tenido por efectuado tal depósito o registro. En el caso de que la patente se haya registrado o depositado en un Estado no miembro del Reglamento los tribunales de los Estados miembros resultarán incompetentes, aunque en este supuesto de acuerdo con lo que prevean sus normas de DIPr autónomo y no por imposición del Reglamento europeo; en cualquier caso los foros generales del Reglamento, y especialmente el foro derivado del domicilio del demandado, no operarán.

            5. De acuerdo con lo que se acaba de indicar, los tribunales del Estado en el que la patente se encuentre registrada o donde se haya solicitado dicho registro asumirán un papel importante en relación a los litigios que pudieran plantearse en relación a dicha patente. En concreto, serán exclusivamente competentes para todo lo relativo a la inscripción de la patente y para determinar la validez o la nulidad de la misma. Ahora bien, no todos los litigios en materia de patentes entrarán en esta competencia exclusiva. En concreto, los litigios -muy comunes- en materia de infracción o vulneración de una patente no están afectados por la competencia prevista en los artículos 22.4 del Reglamento 44/2001 y 24.4 del Reglamento 1215/2012, sino que se regirán por las reglas generales del Reglamento. En relación a estos litigios los tribunales competentes serán aquellos a los que las partes se hayan sometido tácitamente (artículos  24 del Reglamento 44/2001 y 26 del Reglamento 1215/2012), los elegidos por las partes de acuerdo con lo previsto en los arts. 23 del Reglamento 44/2001 o 25 del Reglamento 1215/2012, los del Estado del domicilio del demandado (artículo 2 del Reglamento 44/2001 y 4 del Reglamento 1215/2012) o el que resulte de los foros especiales por razón de la materia o por conexidad procesal[12]. En la práctica, de estos foros los más relevantes serán los del domicilio del demandado y los foros por conexidad procesal, tal como veremos con algo más de detalle a continuación. El resto de foros operarán en mucha menor medida porque en los casos de infracción de patente no suele existir un acuerdo entre las partes en que se haya determinado un tribunal competente en caso de litigio[13]. Además, el foro especial por razón de la materia, el foro extracontractual en la mayoría de los supuestos[14] coincidirá con el Estado en el que se encuentra inscrita o registrada la patente por lo que tal foro no implicará un desplazamiento del litigio del Tribunal que goza de competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez de la patente[15]. Ello es debido a que el foro extracontractual es el del lugar “donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso”[16] en los supuestos de infracción de patente se ubicará en el Estado en el que está registrada la patente, porque difícilmente es concebible la infracción de una patente en un Estado en el que no está registrada.

            El foro del domicilio del demandado, en cambio, sí que resultará relevante, pues permitirá que el litigio por la infracción de la patente se desarrolle en un Estado diferente de aquél en el que la patente se haya registrada. El demandante podrá elegir demandar en el Estado en el que el demandado se encuentra domiciliado e, incluso, concentrar en dicho Estado la demanda que pueda plantearse por la infracción de distintas patentes nacionales de las que fuera titular el demandante. Esta posibilidad evitará que el afectado por la actuación del infractor en varios Estados deba litigar en todos los Estados en los que la patente estuviera registrada.

            La combinación del foro del domicilio del demandado con el de conexidad procesal permitirá, además, que la concentración de los litigios alcance a aquellos supuestos en los que son varios los demandados, pero existe entre ellos una relación que justifica la demanda conjunta. Esto sucederá cuando la infracción haya sido causada por diferentes agentes vinculados entre sí (diferentes sociedades pertenecientes al mismo grupo multinacional, por ejemplo). En estos supuestos podrá demandarse en el Estado del domicilio de cualquiera de los demandados a todos ellos, aprovechándose de la posibilidad que ofrece el art. 6.1 del Reglamento 44/2001 y el art. 8.1 del Reglamento 1215/2012[17]. De esta forma se ahorran costes judiciales y se reducen las posibilidades de que se dicten decisiones contradictorias. La combinación, por tanto, del foro del domicilio del demandado y del foro por conexidad procesal permitirá que tribunales diferentes de los del Estado en el que la patente se encuentre registrada puedan conocer de las demandas que puedan plantearse como consecuencia de la infracción de dicha patente.

            La competencia que resulta del foro del domicilio del demandado y de la conexidad procesal solamente operará cuando el demandado esté domiciliado en un Estado miembro de la UE. Si su domicilio se encuentra fuera de la UE (o, para ser más precisos, si no está domiciliado en un Estado miembro de la UE) deberá ser el DIPr autónomo del juez al que se haya presentado la demanda el que determine la competencia judicial internacional[18]. Nos ocuparemos de estos supuestos en el epígrafe III de este trabajo.

2. Excepciones, cuestiones incidentales y reconvenciones en materia de patentes

            6. De acuerdo con lo que hemos visto en el epígrafe anterior resulta que de acuerdo con el Reglamento Bruselas I (tanto en la versión vigente como en la que comenzará a aplicarse en 2015) dentro de los litigios en materia de patentes deberemos de diferenciar entre aquellos en los que se discuta sobre la validez de la patente o de su inscripción y los supuestos en los que el debate se centre en la infracción de la patente. Mientras en el caso de los primeros operará una competencia exclusiva a favor de los tribunales del Estado de registro de la patente, en los segundos la competencia corresponderá a los tribunales del domicilio del demandado, o al de alguno de los demandados en el caso de que haya varios; y a los tribunales del lugar donde se haya producido la infracción. Mientras que la utilización del foro del domicilio del demandado puede acabar conduciendo a que sean tribunales de Estados diferentes al del registro de la patente los que conozcan, la consideración del criterio de competencia derivado de la producción del daño implicará, usualmente, que los tribunales competentes sean los del lugar de registro de la patente (los mismos que tienen competencia exclusiva para pronunciarse sobre la validez de la patente).

            La posibilidad de que tribunales diferentes de los del Estado en el que se encuentra registrada la patente conozcan de las demandas sobre infracción de patente se ve afectada por el hecho de con frecuencia la parte demandada en estos supuestos plantea como excepción o por vía reconvencional la nulidad de la patente de cuya infracción se le acusa. En estos supuestos surge la duda de si el tribunal competente para pronunciarse sobre la infracción puede conocer también de la excepción o reconvención planteadas, pese a que careciera de tal competencia en el supuesto de que la nulidad de la patente se hubiese planteado a título principal. La resolución de esta cuestión plantea algunos interesantes problemas de índole procesal que han sido abordados por la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo y que también han tenido su reflejo en la modificación del Reglamento 44/2001 operada por el Reglamento 1215/2012.

            7. Desde una perspectiva “clásica” el tratamiento de la cuestión planteada (la posibilidad de que tribunales diferentes de los del Estado de registro de la patente puedan pronunciarse sobre la validez de ésta en el marco de un procedimiento sobre infracción de patente) no plantea excesivas dificultades. En el caso de que la nulidad de la patente se plantee como excepción y con efectos únicamente entre las partes en el proceso sobre infracción de patente no debería existir dificultad alguna para que el tribunal que se encuentra conociendo de la infracción se pronuncie también sobre la validez de la patente. Es una regla asumida sin mayores dificultades la de que el Tribunal que es competente para la cuestión principal lo es también para las excepciones que puedan presentarse[19]. Esta regla tiene también una traducción clara en el Reglamento Bruselas I, que había sido interpretado (cuando todavía era el Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968) como regulador únicamente de la competencia en relación a la cuestión principal del litigio, sin que la regulación del Convenio (y posteriormente del Reglamento) prejuzgue sobre la competencia para conocer de las excepciones que se puedan plantear en el curso de un procedimiento que entre en el ámbito de aplicación del Convenio o del Reglamento[20]. De acuerdo con esta idea resultaría que siempre que se planteara la validez de la patente como excepción en el marco del procedimiento por infracción podrían asumir competencia los tribunales competentes para conocer sobre la infracción de la patente, aunque su pronunciamiento no podría tener eficacia erga omnes y limitaría su alcance, por tanto, al proceso de infracción y a las relaciones entre las partes[21].

            Este acercamiento al tratamiento de las excepciones relativas a la validez de la patente se vio profundamente alterado por la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo en el asunto GAT[22], decisión en la que mantuvo que la competencia exclusiva en materia de patentes opera tanto en los supuestos en los que la validez de la patente se plantea por vía de acción como en aquellos otros casos en los que la cuestión se plantea como excepción. No es éste lugar adecuado para comentar y criticar la sentencia GAT, cuestión para la que nos remitimos a los trabajos existentes en la materia[23]; bastando destacar que con esta decisión se limitaba extraordinariamente la posibilidad de que los litigios en materia de infracción de patentes pudieran ventilarse ante tribunales diferentes de los del Estado en el que la patente se encontraba registrada, pues el planteamiento de la excepción de nulidad de la patente implicaría que debía ser el tribunal del Estado del registro el único competente para pronunciarse. Esta limitación podría plantear un serio problema práctico si tal tribunal, competente en exclusiva para pronunciarse sobre la validez o nulidad de la patente, careciera de competencia para conocer sobre la infracción. Esto podría pasar si el demandado no estuviera domiciliado en el Estado de registro de la patente y no concurriera ningún foro específico por razón de la materia en dicho Estado. Ahora bien, tal como se ha indicado, esto no es factible que pase puesto que el foro especial del art. 5.3 del Reglamento 44/2001 (6.2 del Reglamento 1215/2012) atribuirá competencia a tribunales de tal Estado a partir del criterio lugar donde se ha producido el daño. Tan solo podrían plantearse dificultades cuando las partes hubieran establecido un acuerdo de elección de tribunal aplicable a la infracción de la patente y que excluyera la competencia de los tribunales del Estado del registro de la patente[24]. Fuera de estos supuestos los tribunales del Estado donde se hubiera registrado la patente serían competentes para pronunciarse sobre la infracción de la misma, por lo que, en el supuestos de que se planteara también incidentalmente la cuestión de la validez de la patente serían los tribunales de este Estado, el del registro, los que serían competentes para pronunciarse sobre la totalidad del litigio.

            8. La dificultad de alejar los litigios en materia de infracción de patente de los tribunales del registro de la patente se ve confirmada por la Sentencia del TJUE en el caso Roche Nederland[25], de la misma fecha que la Sentencia en el asunto GAT. En la Sentencia Roche Nederland se planteó la posibilidad de aplicar el art. 6 del Convenio de Bruselas a un litigio en el que los titulares de una patente europea reclamaban contra varias sociedades integradas en un mismo grupo por la vulneración de dicha patente en varios Estados europeos. Como es sabido, la patente europea no es una patente única o unitaria, a diferencia de la que resulta del Reglamento 1257/2012, del que nos ocuparemos un poco más adelante; sino que, pese a la unidad en el procedimiento de solicitud, la protección que resulta es independiente para el territorio de cada uno de los Estados europeos; esto es, la patente europea es, en realidad, un haz de patentes nacionales[26]. La infracción de una de dichas patentes no supone la infracción de las demás, por lo que la vulneración de la patente en cada Estado es una vulneración diferente de la que se produzca en otro Estado, pese a que el objeto de protección sea materialmente el mismo en todos los Estados.

            De acuerdo con lo anterior, resulta inevitable que en los supuestos de infracción de patentes registradas en distintos Estados se hayan de plantear tantas acciones como patentes se pretendan infringidas. Al demandante, no obstante, le interesará normalmente que sea un único tribunal el que conozca de tales demandas para limitar sus gastos. La posibilidad de demandar en el Estado del domicilio del demandado implicaría una cierta reducción de los foros competentes cuando haya sido la misma persona la responsable de las distintas infracciones; aunque, como hemos visto, la alegación de la nulidad de la patente frustrará esta acumulación. Si son varios los demandados, y dejando de lado lo que resultaría de esta alegación por vía de excepción de la nulidad de la patente, la acumulación se podría conseguir por la vía del art. 6.1 del Convenio de Bruselas (y del Reglamento 44/2001; art. 8.1 del Reglamento 1215/2012). Ahora bien, en su Sentencia de 13 de julio de 2006 el Tribunal de Luxemburgo mantuvo que en el caso de vulneración de distintas patentes nacionales por sociedades integradas en el mismo grupo, incluso aunque tales sociedades hubiesen actuado de acuerdo con un plan conjunto, no se dan las circunstancias que permiten la aplicación de dicho precepto[27].

            El argumento principal del Tribunal para negar la aplicación del precepto que prevé la competencia por conexidad procesal en el Convenio de Bruselas es el de que en cada Estado la patente vulnerada es diferente de la del resto de Estados, aunque se hayan concedido sobre la base de la misma invención. Esta diferencia implica que no existe el riesgo de decisiones contradictorias que justifica la aplicación del art. 6.1 del Convenio de Bruselas[28]. Además, el Tribunal insiste en la idea de que el planteamiento de la excepción de nulidad de la patente implicará la atracción del caso por el Tribunal del Estado del registro, lo que impedirá la acumulación en los tribunales de un mismo Estado de demandas relativas a patentes nacionales diferentes (aunque se deriven de la misma patente europea)[29]. Ciertamente, podría criticarse que la interpretación del precepto dependa de que se plantee o no una excepción que, si bien frecuente, podría en algún momento no ser alegada; pero lo cierto es que con independencia de la mayor o menor finura del razonamiento lo que queda claro es que el Tribunal de Luxemburgo no opta por facilitar que los litigios relativos a distintas patentes nacionales se concentren ante un mismo tribunal o ante los tribunales de un único Estado. En el caso de que el litigio verse de manera directa sobre la validez de la patente solamente los tribunales del Estado del registro podrán conocer de la demanda. Si la demanda es por la infracción de la patente la posibilidad de que tribunales diferentes a los del registro de la patente sean competentes se ve reducida significativamente al establecerse que basta el planteamiento de la excepción de nulidad de la patente para que el asunto deba ser remitido a los tribunales del Estado en el que se encuentra registrada dicha patente. Tal como acabamos de ver, la competencia por conexidad no ayudará a conseguir esta acumulación de procesos tras la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Luxemburgo en el caso Roche Nederland.

            9. El Reglamento 1215/2012 ha consagrado legalmente la parte más significativa de la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo a la que someramente nos acabamos de referir. El artículo 24.4 del Reglamento recoge la competencia exclusiva de los tribunales del Estado en que se haya solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro de la patente, marca, diseño, dibujo, modelo y demás derechos análogos tanto si la cuestión se suscita por vía de acción como si es por vía de excepción[30]. De esta forma, en la práctica cualquier litigio en materia de patentes acabará por ventilarse ante los tribunales del Estado del registro de la patente, a salvo de que, en contra de lo que es habitual, no se plantee como excepción en los litigios relativos a la infracción de la patente la nulidad de la patente.

            Lo anterior, sin embargo, es compatible con que tribunales diferentes de los del Estado en el que se encuentra registrada la patente puedan adoptar medidas provisionales en el marco de un litigio relativo a la patente. Así se estableció en la Sentencia Solvay de 12 de julio de 2012[31], en la que se planteaba si el art. 22.4 del Reglamento 44/2001 era aplicable a un procedimiento dirigido a obtener una medida provisional basada en una patente extranjera[32]. La respuesta del tribunal es la de que el hecho de que sobre la cuestión de fondo exista una competencia exclusiva de un tribunal diferente de aquél ante el que se plantea la solicitud de la medida provisional no impide que la medida sea adoptada, ya que los arts. 22 y 31 del Reglamento regulan situaciones distintas[33]. Se trata de una solución que no ha de plantear muchas dudas, ya que se trata de una interpretación pacífica en la doctrina[34]. De acuerdo con esto, por tanto, sí será posible que se adopten medidas provisionales sobre la base de procedimientos en materia de patentes en Estados diferentes a aquellos que son competentes para pronunciarse sobre el fondo del asunto y, en concreto, en tribunales distintos a los del Estado en la que la patente se encuentra registrada. En estos supuestos será necesario, sin embargo, determinar qué criterios ha de seguir el Tribunal ante el que se presenta la solicitud de medida provisional para concretar su competencia. De acuerdo con la interpretación mayoritaria tal determinación deberá realizarse a partir del DIPr autónomo del Juez ante el que se presenta la demanda (nos ocuparemos de esta posibilidad en el epígrafe III.2). De acuerdo con otra interpretación, el art. 31 del Reglamento 44/2001 (como antes el art. 24 del Convenio de Bruselas) ofrecen elementos suficientes como para identificar un criterio competencial que podría ser utilizado sin necesidad de recurrir a las normas de Derecho interno del Estado que se trate[35]. Este criterio conduciría al Estado en el que la medida ha de cumplirse[36]. La consecuencia de esta interpretación es la de que los tribunales del lugar en el que sea eficaz la medida serían competentes para la adopción de medidas provisionales, incluso aunque careciesen de competencia para conocer sobre el fondo del asunto. Así, por ejemplo, podría solicitarse que se prohibiera la importación o comercialización de un determinado producto que se entiende vulnera una patente extranjera[37]. Fuera de la tutela provisional no sería posible, sin embargo, que tribunales diferentes de los del Estado en la que la patente se encuentra registrada puedan conocer; a salvo de aquellos supuestos en los que se plantee una demanda por infracción de patente en el Estado del domicilio del demandado y éste no alegue como excepción la nulidad de la patente. En este último caso si son varios los demandados por la vulneración de la misma patente nacional podrían conocer los tribunales del Estado donde se encuentra domiciliado uno de los demandados; posibilidad que, como hemos visto, también abre la Sentencia Solvay.

            Debe señalarse también que el Reglamento 1215/2012 introduce una modificación que puede ser relevante en el régimen de las medidas cautelares. El texto que comenzará aplicarse en el año 2015 no permite el reconocimiento de las medidas cautelares adoptadas por tribunales diferentes del que resulta competente para conocer del fondo del asunto[38]. De esta forma, las medidas cautelares o provisionales deberán solicitarse a los tribunales competentes para conocer del fondo (lo que nos conducirá, como hemos visto hasta ahora, a los tribunales del Estado de la registro de la patente y, en su caso, a los del Estado donde el demandado tiene su domicilio) o a los órganos jurisdiccionales del Estado en el que las medidas cautelares o provisionales deberán ser ejecutadas.

III. El DIPr autónomo español

1. Aplicación de la LOPJ y competencia sobre el fondo del litigio

            10. La aplicación de las normas de competencia judicial internacional de la LOPJ en materia de patentes será residual, ya que, como hemos visto; siempre que la patente se encuentre registrada en un Estado miembro de la UE deberá ser el Reglamento 44/2001, y en el futuro el 1215/2012, quien rija tal competencia en los casos en los que se plantee por vía de acción o de excepción la nulidad de tal patente. Si se trata de un litigio en materia de infracción de patente en el que no se llega a plantear la validez de la patente la LOPJ tendría que ser aplicada en aquellos casos en los que no hay elección por las partes del tribunal de un Estado miembro (art. 23 del Reglamento 44/2001 y 25 del Reglamento 1215/2012) y el demandado no se encuentra domiciliado en un Estado miembro, ya que en estos supuestos el Reglamento remite a la normativa de origen interno del Juez que se encuentra conociendo[39].

            Si la patente se encuentra registrada en un Estado no miembro el Reglamento Bruselas I (o Bruselas I bis) no resultarán aplicables a los litigios relativos a la validez de dicha patente y, tal como ya se ha indicado, deberá ser el Derecho de origen interno español el que determine si en estos supuestos los tribunales españoles pueden llegar a ser competentes por algún otro criterio competencial (presumiblemente, el domicilio del demandado). La doctrina española ha mantenido que en las materias propias de las competencias exclusivas los tribunales españoles tan solo pueden ser competentes a partir de lo previsto en el foro exclusivo, sin que puedan operar los foro generales (domicilio del demandado en España o sumisión –expresa o tácita- a los tribunales españoles)[40]. De acuerdo con esto, los tribunales españoles en ningún caso podrían ser competentes en los casos en los que se discutiera sobre la validez de una patente registrada en el extranjero; aunque, tal como veremos (infra epígrafe 2), esta solución no debería extenderse a aquellos casos en los que la nulidad de la patente se plantee como mera excepción o por vía incidental.

            11. En los litigios por infracción de patente la LOPJ deberá aplicarse cuando el demandado no esté domiciliado en un Estado miembro y no se plantea la nulidad de una patente registrada en un Estado miembro. Fuera de estos supuestos los tribunales españoles podrán ser competentes únicamente podrán ser competentes sobre la base del foro específico en materia de obligaciones extracontractuales (si el domicilio del demandado se encuentra en España o existe sumisión a los tribunales españoles resultará aplicable el Reglamento Bruselas I, y no la LOPJ[41]). Este foro específico prevé la competencia de los tribunales españoles cuando el hecho del que derive la responsabilidad haya ocurrido en territorio español o el autor del daño y la víctima tengan su residencia habitual común en España (art. 22.3º LOPJ). En la práctica será difícil que estos foros puedan operar, ya que la residencia del causante del daño en España supondrá en la mayoría de los supuestos que el demandado (quien será probablemente a quien se impute el daño) tendrá su domicilio en España, con lo que la competencia de los tribunales españoles resultará del art. 2 del Reglamento 44/2001 y no de la LOPJ (a salvo de lo que se comentará en el párrafo siguiente). Si es España el país en el que se ha producido el hecho del que deriva el daño es, probablemente, porque en España se encuentra registrada la patente infringida, por lo que por esta vía tampoco resultará posible que los tribunales españoles extiendan su competencia más allá de los supuestos en los que el litigio se refiere a una patente española.

            El supuesto en el que puede resultar más relevante la consideración de la LOPJ es aquél en el que se presenta demanda en España sobre la base del domicilio del demandado en nuestro en un caso de vulneración de una patente registrada en un Estado no miembro de la UE. En tal supuesto los tribunales podrían asumir competencia, ya que no se aplicaría la doctrina del Tribunal de Luxemburgo que hemos comentado y que se ha acabado convirtiendo en norma positiva en el Reglamento 1215/2012, y de acuerdo con la cual el planteamiento de la excepción de nulidad de la patente impediría que conocieran los tribunales del Estado en que se encuentra domiciliado el demandado. Si la patente está registrada en un Estado no miembro los tribunales españoles pueden aplicar su propio Derecho de origen interno. De esta forma, el régimen de tratamiento de las excepciones y cuestiones incidentales será el que se derive del Derecho procesal español, y no el que impone el Tribunal de Luxemburgo. Nos ocuparemos de esta cuestión en el siguiente epígrafe.

2. Excepciones, cuestiones incidentales y foro cautelar

            12. Tal como se acaba de indicar, es posible que los tribunales españoles conozcan de una demanda planteada contra un demandado en España en relación a la infracción de una patente registrada en un Estado no miembro de la UE. En este caso no será aplicable la doctrina del Tribunal de Luxemburgo de acuerdo con la que el planteamiento incidental o como excepción de la nulidad de la patente implicaría la imposibilidad de que el Tribunal español siguiese conociendo. Al no estar afectada la competencia exclusiva de un Estado miembro será el Derecho autónomo español el que determine en qué forma la cuestión de la validez de la patente incidirá en la competencia para pronunciarse sobre su infracción.

            Hemos de partir de que en el DIPr autónomo español se desprende – al igual que del Reglamento Bruselas I- la incompetencia de los tribunales españoles en los supuestos en los que tribunales extranjeros gocen de competencia exclusiva para conocer del litigio, lo que implicará que los tribunales españoles serán incompetentes para el supuesto de que se planteara a título principal la anulación de la patente (o la emisión de una declaración positiva sobre su validez). Esta incompetencia, sin embargo, puede no trasladarse a los supuestos en los que la validez se plantee a título meramente incidental o como excepción ya que, como hemos dicho, no existe obligación en este punto de seguir la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo sentada en la Sentencia GAT[42].

            En el Derecho español de origen interno no hay una solución positiva y específica sobre esta cuestión, el tratamiento de la competencia judicial internacional en las excepciones y cuestiones incidentales respecto a la principal. Pero de los elementos presentes en el sistema se desprende que la competencia para conocer sobre la cuestión principal habilita también para conocer de las excepciones y cuestiones incidentales que se planteen[43], dándose de esta forma  preferencia a la “solución no devolutiva” frente a la devolutiva en el tratamiento de las cuestiones prejudiciales[44]. De acuerdo con esto, por tanto, resultará que los órganos jurisdiccionales que conozcan de la cuestión relativa a la infracción de la patente podrán resolver sobre la excepción planteada en relación a la nulidad de la patente, aunque a los meros efectos prejudiciales con lo que su resolución sobre la cuestión de la validez no desplegará efectos de cosa juzgada.

            La posibilidad de que el tribunal que está conociendo de la infracción de la patente se pronuncie también sobre la nulidad no implica, sin embargo, que realmente pueda llegar a dictar una resolución en la que se establezca que la patente es nula. Eso tan solo pasará cuando en el Derecho rector de la patente (su lex loci protectionis) no se prevea la necesidad de una declaración de nulidad a título principal para que la patente deje de surtir efectos, declaración que, en ocasiones, tendrá que ser adoptada por un tribunal específico (sistema de separación)[45]. Si el Derecho rector de la patente no permite una declaración de nulidad limitada a las partes en el litigio como consecuencia del planteamiento de una excepción no debería ser posible un pronunciamiento semejante por parte de los tribunales españoles. El principio de remisión integral a la lex loci protectionis impediría llegar a ese resultado[46]. De esta forma, si la esta última ley permite plantear la nulidad de la patente por vía de excepción[47] no debería existir problema para que los tribunales españoles se pronunciasen sobre la nulidad de la patente que pudiera alegar el demandado como excepción[48]. Si el Derecho rector de la patente, en cambio, no prevé esta alegación como excepción los tribunales españoles no podrían tampoco conocer sobre la nulidad en el marco del procedimiento de infracción.

            13. El DIPr autónomo español puede también resultar relevante para el tratamiento de la competencia judicial internacional en materia de medidas cautelares. Por una parte, y tal como hemos visto, este Derecho debería ser considerado siempre que se solicitase que los tribunales españoles adoptasen una medida cautelar o provisional sobre la base del art. 31 del Reglamento 44/2001[49] según la interpretación que entendía que dicha norma, el art. 31 del Reglamento 44/2001 (y con anterioridad el artículo 24 del Convenio de Bruselas de 27 de septiembre de 1968) incluía una remisión al DIPr autónomo del Estado en el que se solicitaba la medida. En cualquier caso, el DIPr autónomo debería aplicarse cuando no fuera aplicable la regulación contenida en Bruselas I; esto es, cuando el caso no entre en el ámbito de aplicación espacial del art. 31 del Reglamento.

            El problema que surge aquí es que no está delimitado de una manera expresa el ámbito de aplicación de este precepto, lo que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. Así, para algunos la regulación específica de la tutela cautelar contenida en el Reglamento solamente operaría cuando el demandado estuviera domiciliado en un Estado miembro[50]. Resulta, sin embargo, más adecuado interpretar que este artículo 31 se aplicará siempre que el caso entre el ámbito de aplicación material y temporal del Reglamento y un Tribunal de un Estado miembro sea competente para conocer sobre el fondo del asunto[51]. De acuerdo con esta segunda interpretación la regulación contenida en la LOPJ sobre medidas provisionales y cautelares sería de aplicación en los supuestos en los que ningún Estado miembro de la UE resultara competente para conocer del fondo del litigio; lo que en el tema que nos ocupa sucederá cuando el litigio se refiera a una patente registrada en un Estado no miembro y el demandado no se encuentre domiciliado en un Estado miembro.

            14. La LOPJ establece que los tribunales españoles serán competentes para la adopción de medidas provisionales y cautelares “respecto de personas o bienes que se hallen en territorio español y deban cumplirse en España”[52]. El criterio de competencia exige una vinculación estrecha de la medida con nuestro país, ya que ha de darse cumulativamente que la persona o el bien a quien se refiere se encuentren en España y, además, que la medida deba cumplirse en España. Puede pensarse, por ejemplo, en la adopción de medidas de prohibición de comercialización de determinados productos afectados por la demanda de patentes cuando tal prohibición se dirija a personas que se encuentran en España y la comercialización se refiera al territorio español. También podría solicitarse la inmovilización de productos o instalaciones que resultaran relevantes en el marco del procedimiento que se desarrolla en el extranjero.

            Plantea un problema específico la adopción de medidas cautelares o provisionales por los tribunales españoles cuando éstos son competentes para conocer sobre el fondo del asunto. En nuestro Derecho positivo no se ha establecido expresamente que el tribunal competente para conocer del fondo lo es también para la adopción de medidas cautelares o provisionales, lo que ha conducido a que se haya interpretado que el art. 22.5º LOPJ ha de operar en todos los supuestos, lo que implicaría que los tribunales españoles competentes para el fondo solamente podrían adoptar medidas provisionales o de aseguramiento respecto a bienes o personas que se encuentran en territorio español y han de cumplirse en España[53]. Pese a la literalidad de la norma española seguramente es preferible mantener que en el caso de que los tribunales españoles sean competentes sobre el fondo del asunto resultarán también competentes para la adopción de las medidas cautelares y provisionales que hayan de ser dictadas. De esta forma, en los supuestos en los que los tribunales españoles sean competentes para el fondo podrán adoptar tanto medidas con alcance territorial (que hayan de desplegar sus efectos en España) como extraterritorial. En el caso de que carezcan de competencia sobre el fondo solamente podrían adoptar medidas limitadas al territorio español, tal como se deriva del art. 22.5º LOPJ.

            15. En cualquier caso, la adopción de las medidas deberá seguir lo previsto en la normativa procesal específica. En lo que se refiere a las medidas que adopte el Juez español como juez competente para el fondo no se han de plantear excesivos problemas, ya que el art. 721 de la LEC presupone la competencia del Juez que se encuentra conociendo para la adopción de las medidas cautelares que considere necesarias[54], lo que se confirma en el art. 723 de la LEC[55]. Para el caso de que las medidas solicitadas en España lo sean en apoyo de un procedimiento que se desarrolla en el extranjero el art. 722 de la LEC exige que el proceso ya se haya iniciado y que el asunto no sea de competencia exclusiva española[56]; la competencia en este caso se atribuye al tribunal del lugar en el que la decisión extranjera haya de ser ejecutada y, en defecto de éste, ante el tribunal del lugar donde las medidas deban producir su eficacia[57]. Se confirma, por tanto, en sede de competencia territorial la imposibilidad de solicitar medidas cautelares en nuestro país en relación a supuestos para los que nuestros tribunales carezcan de competencia judicial internacional cuando tales medidas no vayan a ser eficaces en España. Tan solo se encontraría un tribunal territorialmente competente en nuestro país para tales supuestos si la decisión fuera a ser ejecutada en España, aunque en cualquier caso esta habilitación competencial no podría suponer una extensión de la competencia judicial internacional una vez asumido que tan solo se podrán adoptar medidas que deban ser eficaces en España ex art. 22.5 LOPJ.

            La adopción de medidas cautelares también tendrá que ajustarse a lo previsto en la Ley de Patentes, en concreto en sus arts. 133 a 139, relativos al régimen de las medidas cautelares. El art. 133 solamente prevé la posibilidad de solicitar las medidas cautelares al órgano jurisdiccional que vaya a conocer de la acción sobre el fondo; pero hemos de completar esta previsión con la del 723 LEC que, como hemos visto, admite que los tribunales españoles adopten medidas cautelares en apoyo de procedimientos que se desarrollan en el extranjero. Las medidas que se adopten deberán ser alguna de las previstas en el art. 134 de la Ley de Patentes y el procedimiento deberá tramitarse según lo previsto en los arts. 135 y ss. De esta Ley.

IV. El acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes

1. Las reglas de competencia del TUP

            16. La configuración actual de la normativa de patentes implica, tal como acabamos de ver, que la protección de las invenciones tiene un carácter estrictamente territorial, limitándose tal protección al territorio de cada uno de los Estados en los que ha sido concedida la patente. De esta forma, una misma invención será objeto de tantos derechos de patente diferentes como Estados en los que se solicite la patente. En los epígrafes anteriores hemos examinado las dificultades que este fraccionamiento presentaba desde la perspectiva procesal, sobre todo en lo que se refiere a la limitación en las posibilidades de concentrar en un solo tribunal la reclamación de la infracción de una invención cuando tal infracción se produce en una pluralidad de Estados y, por tanto, vulnerando derechos de patente formalmente diferentes.

            La creación de la patente europea en 1973[58] no alteró esta situación ya que, como es sabido, esta patente no sustituye a las patentes nacionales, sino que se configura como un mecanismo simplificado de concesión de una pluralidad de patentes nacionales[59]. Así pues, hasta el momento presente no se habían conseguido establecer mecanismos que permitieran superar esta estricta territorialidad y las dificultades que se derivan de ella[60]. Esa situación, sin embargo, ha cambiado recientemente al haber sido adoptados tres importantes instrumentos: el Reglamento 1257/2012 sobre la patente unitaria[61], el Reglamento 1260/2012 relativo las disposiciones sobre traducción para la patente unitaria[62] y el Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes de 19 de febrero de 2013[63]. Estos instrumentos configuran un sistema de protección de la patentes en Europa que, por primera vez, ofrece una protección única para todo el territorio de los Estados que participan en la iniciativa que, como veremos, no son todos los Estados miembros de la UE.

            17. El origen (lejano) de estos instrumentos se encuentra en una propuesta de Reglamento sobre patente comunitario presentado por la Comisión en el año 2000[64]. Esta propuesta no consiguió, sin embargo y tras varias reformas, el consenso de los Estados miembros. En concreto, España e Italia se mostraron disconformes con el régimen lingüístico que se proponía para la patente comunitaria (que en 2009 pasó a denominarse “patente de la UE”) y que preveía, al remitirse al régimen para la solicitud de una patente europea, que las solicitudes de patentes pudieran presentarse solamente en inglés, francés o alemán. España e Italia deseaban que el español y el italiano fueran reconocidos también como idiomas hábiles para solicitar una patente de la UE. El desacuerdo de estos dos países paralizaba el proyecto que, sin embargo, finalmente encontró una salida a través del mecanismo de la cooperación reforzada[65], que permite que un grupo de países elabore instrumentos que serán solamente aplicables a quienes participen en dicha cooperación. En el caso de la patente UE, que pasó a llamarse patente unitaria, la cooperación reforzada fue autorizada por Decisión del Consejo de 10 de marzo de 2011[66], estableciéndose tal cooperación entre todos los Estados miembros de la UE excepto España e Italia. El resultado de la misma fueron los Reglamentos que acabamos de señalar y el Acuerdo sobre el TUP que también ha sido mencionado.

            Los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 configuran en sus líneas generales el régimen de la patente unitaria, que es el instrumento que da sentido a todo el nuevo sistema de protección. Se trata de una patente con eficacia en todo el territorio de los Estados participantes (esto es, todos los de la UE excepto Italia y España) y que, por tanto, será válida o nula en el territorio de todos los Estados. El requisito para que una patente tenga este efecto unitario es que se trate de una patente europea; esto es, concedida utilizando los mecanismos previstos en el CPE de 1973, que haya sido concedida con el mismo juego de reivindicaciones respecto a todos los Estados miembros participantes y que el efecto unitario haya sido inscrito en el Registro para la protección unitaria mediante patente[67]. Los Reglamentos europeos regulan el proceso de concesión de la patente y el régimen de la misma, así como cuestiones como los efectos de la protección unitaria, el agotamiento del derecho y sus licencias, así como las cuestiones relativas a la traducción que, como se ha adelantado, son objeto específico del Reglamento 1260/2012. No es, sin embargo, propósito de este trabajo la presentación del régimen de la patente unitaria, por lo que nos remitimos a los trabajos existentes para tal análisis[68].

            Además de los Reglamentos mencionados, el sistema se completa con la creación de un Tribunal Unificado de Patentes (TUP) que desplaza en las materias que le son propias a los tribunales nacionales; o, como sería más adecuado decir, a los tribunales nacionales diferentes del TUP. Se pretende de esta forma reducir o eliminar los inconvenientes que se derivan de la concurrencia de diferentes jurisdicciones en las resoluciones de los litigios relativos a patentes. Aquí nos ocuparemos mínimamente de tal Tribunal ya que, pese a que España no participe en el mismo, no es irrelevante en lo que se refiere a los litigios en materias de patentes desde la perspectiva española, tal como examinaremos a continuación.

            18. La naturaleza y configuración del TUP difícilmente puede ser entendida si no se tiene en cuanta el íter legislativo que condujo a su creación. En concreto, es preciso tener en cuenta que en un inicio la idea era la de crear un auténtico tribunal internacional que fuera competente –en principio, con carácter exclusivo- respecto a los litigios que entraran en su ámbito de aplicación, desplazando así a los tribunales nacionales. Esta posibilidad, sin embargo, se vio truncada por el Dictamen 1/09 del Tribunal de Justicia (Pleno) de 8 de marzo de 2011 en relación al sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes.

            En este Dictamen el Tribunal de Luxemburgo mantuvo que dado que el Tribunal que se pretendía crear se encontraba fuera del marco institucional y jurisdiccional de la Unión[69], no resultaba posible atribuirle competencia en la interpretación y aplicación del Derecho de la Unión (en concreto, de los Reglamentos sobre la patente unitaria)[70], privando de tal competencia a los órganos jurisdiccionales nacionales, reduciendo la posibilidad de plantear cuestiones prejudiciales al TJUE[71] y trasladando a un órgano internacional la hipotética responsabilidad que pudiera derivarse de la vulneración del Derecho de la UE, sin que fuera ya posible atribuir dicha responsabilidad a un Estado o a varios Estados miembros[72]. El resultado de todo ello es que el acuerdo previsto fue declarado incompatible con el Derecho de la UE[73]. Este rechazo del Tribunal de Luxemburgo obligó a cambiar de una forma radical en su esencia el proyectado TUP.

            En el Acuerdo finalmente concluido se tienen en cuenta las observaciones del Tribunal de Luxemburgo y así el TUP ya no es un Tribunal internacional, sino que, tal como se insiste en el texto, se inserta en los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros[74], con lo que estos, los Estados miembros, responderán por las actuaciones del TUP[75]. Se da cumplimiento así a lo exigido por el Tribunal de Luxemburgo, mediante lo que podríamos calificar de ficción: el TUP, pese a que por su origen y funcionamiento es un Tribunal internacional, es considerado como un órgano jurisdiccional más de los sistemas judiciales de los Estados miembros. Dado que la regulación y funcionamiento del Tribunal proviene de la etapa en la que se configuraba como un órgano jurisdiccional internacional, la introducción de referencias a su consideración como órgano judicial nacional y a la responsabilidad de los Estados miembros por sus actuaciones implica algunas incoherencias y dificultades que repercutirán en la regulación de la competencia judicial internacional y del reconocimiento y ejecución de decisiones; de algunas de ellas nos ocuparemos aquí.

            19. El TUP asume competencias en los litigios relativos a patentes europeas y patentes europeas con efecto unitario[76]; es un Tribunal único para todos los Estados miembros contratantes y su competencia judicial internacional viene determinada por las reglas del Reglamento 1215/2012 y por el Convenio de Lugano[77]. De acuerdo con esto resultará que el TUP gozará de competencia judicial internacional cuando la tengan los tribunales de alguno de los Estados miembros según estos instrumentos. Cabe la duda de si la consideración de estos instrumentos incluye también la remisión al DIPr autónomo de los Estados miembros que operará, de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano, en aquellos casos en los que el demandado esté domiciliado en un Estado no miembro y no opere la competencia exclusiva en materia de nulidad de patentes. Se trata en cualquier caso de un supuesto marginal, ya que, como hemos visto, es habitual que en el litigio por infracción de patente se alegue como excepción la nulidad de la patente; ahora bien, en el caso que se plantee será necesario determinar si el TUP resulta o no resulta competente, resultando probablemente más adecuado interpretar que en estos supuestos podrá ser aplicado el DIPr autónomo para determinar la competencia judicial, puesto que de otra forma nos podríamos encontrar con una situación de denegación de justicia[78]. No resulta razonable, por ejemplo, que en una demanda por infracción de una patente europea con efecto unitario, demanda fundamentada en la comercialización en Francia por una empresa domiciliada en Estados Unidos de productos protegidos por la patente, el TUP resulte incompetente porque en este supuesto -a salvo de que la empresa de Estados Unidos alegue como excepción la nulidad de la patente- no exista ningún tribunal con competencia judicial internacional entre los Estados miembros contratantes de acuerdo con el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano[79]. Claro está que en este supuesto, si se asume la aplicación del DIPr autónomo de los Estados miembros para completar la regulación del Acuerdo sobre el TUP, la duda que puede plantearse es qué Derecho autónomo hemos de considerar; puesto que el TUP se integra –como hemos visto- en los sistemas jurisdiccionales de los Estados miembros, pero sin que se concrete en qué sistema judicial, lo que, como veremos, puede plantear algún problema también en la fase de reconocimiento y ejecución de resoluciones.

            Si el TUP goza de competencia judicial internacional de acuerdo con lo que se acaba de exponer, aún será preciso determinar qué concreta unidad del TUP ha de conocer. El TUP se compone de un Tribunal de Primera Instancia y de un Tribunal de Apelación, además de una Secretaría[80]. El Tribunal de Primera Instancia, a su vez, está integrado por una División central, Divisiones nacionales y Divisiones regionales. La División Central tiene su sede en París y secciones en Londres y Múnich. También pueden crearse Divisiones nacionales y regionales[81]. El Tribunal de Apelación tiene su sede en Luxemburgo[82].

            La determinación de a qué División del Tribunal de Primera Instancia corresponde el conocimiento del asunto se ha de hacer a través de lo previsto en el art. 33 del Acuerdo, que utiliza como criterios básicos de competencia el lugar en el que se haya producido o pueda producirse la violación de la patente y la residencia, centro principal de actividad o centro de actividad del demandado. Las acciones tendentes a declarar la violación de la patente y de los certificados complementarios de protección así como las acciones de nulidad de la patente y de los certificados complementarios de protección tendrán que presentarse ante la División central del TUP[83].

            20. No es propósito de esta contribución analizar el régimen de determinación de la competencia en el Acuerdo del TUP, sino simplemente incidir en la diferenciación que en él se establece entre el régimen de la competencia judicial internacional (determinado por el Reglamento 1215/2012 y el Convenio de Lugano, tal como se ha indicado) y lo que podríamos denominar “competencia territorial”; esto es, la distribución de competencias entre las distintas divisiones del Tribunal de Primera Instancia. En la arquitectura del Acuerdo el territorio de todos los Estados miembros es percibido como una unidad; de tal forma que basta con que concurra un criterio de competencia judicial internacional en cualquiera de tales Estados miembros para que el TUP goce de competencia judicial internacional; y existiendo ésta, la cuestión de determinar qué concreto órgano del Tribunal conoce es una cuestión que ha de resolverse ha partir de las reglas del propio Acuerdo, que utilizan criterios diferentes de los que pueden haber servido para determinar la competencia judicial internacional.

            Esta particular arquitectura del Acuerdo sobre el TUP ha de conciliarse con la consideración de que el TUP se integra en las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros. Tal como se ha indicado, esta integración es resultado del Dictamen emitido por el Tribunal de Luxemburgo; pero al proyectarse sobre un Tribunal que inicialmente había sido concebido como internacional la pregunta que hemos de responder es la de en la organización jurisdiccional de qué Estado se integra el TUP; alternativamente cabría preguntarse si el TUP se integra en la organización judicial de todos y cada uno de los Estados, como una especie de versión renovada y jurídica del misterio de la Santísima Trinidad[84] El Acuerdo parece inclinarse por esta segunda opción, lo que, como veremos, no deja de plantear algún problema del que nos ocuparemos en el siguiente epígrafe.

2. El TUP desde la perspectiva española

            21. España no es parte del Acuerdo sobre el TUP. Si que lo es Italia, que al igual que España no participa en los Reglamentos 1257/2012 y 1260/2012 sobre patente europea con efecto unitario; pero que ha preferido sí integrarse en el Acuerdo sobre el TUP. Esta no participación española no implica que el Acuerdo sea completamente ajeno a España. En primer lugar, es preciso determinar en qué forma pueden ser eficaces en España las decisiones adoptadas por el TUP; además, la existencia del TUP puede condicionar la forma en que se apliquen las normas españolas sobre competencia judicial internacional ya que tal aplicación ha de tener en cuenta la existencia de procedimientos abiertos en el extranjero y las competencias que ejercen tribunales extranjeros[85]. Finalmente, también ha de tenerse en cuenta la interrelación entre los procedimientos que se desarrollen en el TUP y las autoridades españolas, especialmente en lo que se refiere a notificaciones y práctica de pruebas.

            A continuación examinaremos en qué forma el TUP puede afectar a España y, en concreto, el régimen de reconocimiento en nuestro país de las decisiones adoptadas por el TUP, así como en qué ocasiones los tribunales españoles deberán abstenerse de conocer o suspender el procedimiento iniciado en beneficio del TUP. No nos ocuparemos directamente de las cuestiones de asistencia judicial internacional por alejarse del objeto de esta contribución, aunque se realizará alguna referencia a los problemas que en este ámbito pueden plantearse.

            22. Las decisiones adoptadas por el TUP, en tanto en cuanto se considerarán adoptadas por un órgano jurisdiccional de un Estado miembro (aunque no sepamos cuál en concreto) y entren en el ámbito de aplicación material y temporal del Reglamento 1215/2012 gozarán de eficacia extraterritorial en España de acuerdo con lo previsto en este instrumento. El considerando núm. 11 del Reglamento 1215/2012 aclara que los órganos jurisdiccionales comunes a varios Estados miembros de la Unión se incluyen en el concepto “órganos jurisdiccionales cuando ejerzan su competencia en asuntos incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento[86]. De esta forma, será el Reglamento Bruselas I bis el que deberemos considerar para el reconocimiento en España de las decisiones adoptadas por el TUP. Ahora bien, tal como veremos inmediatamente, esta aplicación no estará exenta de dificultades.

            En primer lugar, la falta de concreción del sistema judicial nacional en el que se inserta el TUP supondrá un inconveniente para el reconocimiento cuando la decisión de que se trate se haya pronunciado bien de forma directa o por vía de excepción de la cuestión de la validez de una patente. Como ya se ha indicado[87], también en los casos en los que la nulidad de la patente se plantee como excepción gozará de competencia exclusiva el Estado en el que la patente se encuentre depositada o registrada (art. 24.4 del Reglamento 1215/2012). Dado que el reconocimiento de la decisión podrá ser denegado si la resolución entra en conflicto con lo establecido en el art. 24 del Reglamento[88], será preciso determinar si el órgano jurisdiccional que ha conocido resulta competente de acuerdo con lo previsto en el art. 24.4 del Reglamento Bruselas I bis.

            Tal como se ha indicado en el epígrafe anterior, el Acuerdo sobre el TUP prevé que en los supuestos en los que se litigue en relación a la vulneración de una patente se conozca en la División del Tribunal de Primera Instancia correspondiente al lugar en el que se ha producido o puede producirse la violación de la patente o donde se encuentre la residencia, centro principal de actividad del demandado o centro de actividad del demandado; en cualquier caso, puede darse que tal Tribunal no tenga su sede en el Estado en el que se produce o puede producirse la vulneración o donde tiene su residencia o centro de actividad el demandado, ya que, a falta de Divisiones nacionales, cada una de las Secciones de la División Central extiende su competencia sobre todos los Estados miembros, determinándose qué asuntos corresponde que sean resueltos en Londres, París o Múnich en función de la materia de que se trate. En caso de que se creen Divisiones regionales, estas cubrirán el territorio de varios Estados; por lo que es posible que una reclamación en relación a una patente europea (no es preciso que sea una patente con efecto unitario) que ha sido vulnerada en Bélgica, haya de presentarse ante la sección de la División central con sede en Múnich[89]. En este supuesto ¿entenderemos que el órgano que se ha pronunciado sobre el asunto forma parte de la organización jurisdiccional belga, única forma de entender que no se ha producido una vulneración del criterio de competencia exclusiva previsto en el art. 22.4 del Reglamento 1215/2012?

            23. Ciertamente, la consideración del Acuerdo sobre el TUP podría llevar a este resultado, ya que, como hemos visto parece partir de que el TUP se integra simultáneamente en todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales nacionales; lo que, evidentemente, no deja de ser una ficción; pero como tantas otras que hay en Derecho. Es claro, sin embargo, que se trata de una ficción que puede resultar problemática; porque en el caso que nos ocupa, y siempre desde la perspectiva española, se debería considerar que la sentencia ha sido dictada simultáneamente por tribunales con sede en Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Italia, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Hungría, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y el Reino Unido. Evidentemente, según consideremos que la sentencia ha sido dictada por tribunales de uno u otro Estado el resultado será que el TUP habrá actuado con respeto al criterio de competencia exclusiva o con desconocimiento del mismo. Evidentemente, una interpretación “bienintencionada” podría conducir a considerar precisamente el Estado en el que concurre el criterio de competencia exclusiva; pero cabría preguntarse por qué las autoridades españolas deberían acoger precisamente esta interpretación bienintencionada y no cualquiera de las otras posibles. Máxime, cuando en el Reglamento 1257/2012 y en el Acuerdo sobre el TUP encontramos ejemplos de una vinculación específica de la patente o el TUP con un determinado Estado miembro en detrimento de la vinculación que mantiene con el resto, tal como veremos a continuación.

            Así, en lo que se refiere a la vinculación de la patente, en el Reglamento 1257/2012 se establece que una patente europea con efecto unitario se asimilará a una patente nacional del Estado en el que “el solicitante tuviera su domicilio o centro principal de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea” o, en defecto del criterio precedente, donde “el solicitante tuviere un centro de actividad en la fecha de cumplimentación de la solicitud de la patente europea[90]. De acuerdo con este precepto, por tanto, una patente unitaria solicitada por una persona domiciliada en Dinamarca se asimilará a una patente danesa. En caso de que el TUP (a través de su sección en Londres, por ejemplo) dicte una resolución en relación a dicha patente ¿entenderemos que ha sido dictada por un órgano jurisdiccional danés? ¿Aplicaríamos en ese caso para el reconocimiento de la decisión en España el Acuerdo entre la CE y Dinamarca del año 2005 en vez de, directamente, el Reglamento 1215/2012?

            Respecto al TUP, el art. 22 del Acuerdo prevé, aunque sea con carácter subsidiario, que la acción de responsabilidad por el incumplimiento del Derecho de la Unión por parte del TUP se planteará ante los órganos competentes del Estado en el que tenga su sede el Tribunal de Apelación, órgano que, además, aplicará a la reclamación su lex fori. Parece, por tanto, que la ubicación del órgano jurisdiccional resulta también relevante a efectos de vincular al mismo con una determinada organización jurisdiccional.

            Y es que por mucho que pueda mantenerse que el TUP, sin ser un Tribunal internacional, se inserta en las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros, resulta ilusorio mantener que lo hace simultáneamente en todas ellas y de la misma forma. La concreción de en qué organización jurisdiccional se inserta puede resultar importante no solamente para verificar si se respetan o no los criterios de competencia exclusiva previstos en el Reglamento 1215/2012, sino también, como habíamos adelantado, para identificar el DIPr autónomo que deberá complementar las disposiciones del Reglamento cuando el demandado no se encuentre domiciliado en un Estado miembro, y también para concretar el régimen del procedimiento en aquellos supuestos en los que éste pueda estar afectado por instrumentos internacionales[91].

            Ciertamente, estos problemas deberían encontrar alguna solución interpretativa si se asumiera que, tal como se ha indicado, el Acuerdo crea un espacio único en el que basta con que el criterio de competencia concurra en algún punto de tal territorio para que todas las organizaciones jurisdiccionales de los Estados miembros asuman competencia judicial internacional, planteándose a partir de aquí, por tanto, únicamente problemas de determinación de la competencia territorial. Ahora bien, no podemos olvidar que la construcción de este espacio es, con todas las dificultades técnicas que comporta, obra de un Acuerdo en el que España no es parte y que, además, rechaza[92]. El Acuerdo es, por tanto, y desde la perspectiva española res inter alios acta por lo que no existiría obstáculo para interpretar que cuando se pretende el reconocimiento en España de una decisión adoptada por la Sección de París de la División Central del TUP nos encontramos ante una decisión adoptada por un órgano jurisdiccional francés (en su caso) y, a partir de ahí considerar que si la decisión se ha pronunciado sobre la validez de una patente no francesa se ha producido una vulneración de la competencia exclusiva prevista en el art. 24.4 del Reglamento 1215/2012, lo que impide el reconocimiento de tal decisión. Ciertamente no es la única interpretación posible, pero al menos es una de las posibles.

            24. El Acuerdo sobre el TUP no solamente es relevante en relación al reconocimiento y ejecución de decisiones, sino también en la aplicación por los Jueces y Tribunales españoles de las normas de competencia judicial internacional, ya que en determinados supuestos la asunción de competencia depende de la que pueda ejercerse en el extranjero o de la existencia de un procedimiento en el extranjero (supuestos de litispendencia y conexidad).

            En la materia que nos ocupa es especialmente relevante la consideración de las competencias exclusivas de tribunales foráneos. Como es sabido, no es posible que un tribunal de un Estado miembro entre a conocer de supuestos que son de competencia exclusiva de los tribunales de otro Estado miembro. Así, los tribunales españoles no podrán conocer de las demandas en que se plantee a título principal la nulidad de una patente registrada en otro Estado miembro, ni tampoco de aquellos casos en los que tal nulidad se plantee por vía de excepción. El Acuerdo sobre el TUP no ha de alterar esto, ya que siempre que se plantee ante nuestros tribunales por vía de acción o de excepción la validez de una patente registrada en un Estado miembro de la UE que no sea España los tribunales españoles deberán abstenerse de conocer. Ahora bien, no puede dejar de señalarse que esto puede plantear un problema en aquellos supuestos en los que se inicie en España un procedimiento por infracción de patente sobre la base del domicilio del demandado en España, tratándose de una patente europea registrada en un Estado miembro de la UE diferente de España o una patente con efecto unitario y se alegue como excepción en dicho procedimiento la nulidad de la patente. En este supuesto los tribunales españoles deberán abstenerse de conocer[93]; pero, a la vez, podría ser que la Sentencia que dictara el TUP no fuera reconocible en España, tal como acabamos de ver. En este supuesto podría resultar dudoso que el derecho a la tutela judicial efectiva que recoge el art. 24 de la CE permitiera llegar a ese resultado: la abstención de los tribunales españoles en un supuesto en el que la Sentencia que llegaran a dictar los tribunales extranjeros no podría desplegar efectos en España. Ciertamente, sería extraordinariamente delicado introducir una matización en la aplicación de un Reglamento europeo como consecuencia de exigencias derivadas de la Constitución española; pero el problema no puede dejar de ser apuntado.

            25. Finalmente, hemos de considerar también en qué forma la existencia del TUP afecta al criterio de competencia basado en la autonomía de la voluntad de las partes y a los supuestos de litispendencia y conexidad. En este punto no deberían existir problemas para ofrecer al TUP un tratamiento equivalente al que ahora se dispensa a los Juzgados y Tribunales de los Estados miembros de la UE. Por lo que se refiere a los acuerdos sobre elección de tribunal, estos serán posibles para los supuestos de vulneración de patentes en los que no se plantee la nulidad de la patente. Si existe un acuerdo de sumisión a favor de los tribunales de un Estado parte del Acuerdo podríamos plantearnos la duda sobre si el conocimiento por parte del TUP responde al acuerdo de sumisión; pero en el reconocimiento de la decisión que pueda dictarse en España no podrá verificarse la corrección de la competencia ejercida.

            Respecto a los supuestos de litispendencia y conexidad, tampoco deben existir problemas en la proyección al TUP del régimen previsto para todos los Estados miembros, salvo en lo que se refiere al supuesto específico del art. 31.2 del Reglamento Bruselas I bis. Aparte de este supuesto (del que nos ocuparemos luego), la obligación que asumen los tribunales españoles es la de suspender y, en su caso, inhibirse cuando el asunto que se ha planteado ante nuestros órganos jurisdiccionales se había planteado ya ante tribunales de otro Estado miembro. El planteamiento ante el TUP debe considerarse también como un supuesto de procedimiento iniciado ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro. Dado que sea cual sea el Estado miembro en el que se presente la demanda la obligación de suspensión e inhibición de las autoridades españoles es la misma no se hace preciso identificar en la organización jurisdiccional de qué Estado se inserta el TUP.

            En el caso del artículo 31.2 del Reglamento 1215/2012 puede plantearse alguna dificultad, tal como se acaba de adelantar. Este precepto prevé que en el supuesto de que se presente una demanda ante tribunales que gozan de competencia exclusiva según el art. 25 del Reglamento (sumisión expresa) cualquier otro tribunal deberá suspender el procedimiento en tanto en cuanto el tribunal designado en el acuerdo de elección no se pronuncie sobre su competencia. En este supuesto es irrelevante que el acuerdo se haya iniciado con anterioridad en un tribunal diferente del designado: el tribunal que figura en el acuerdo goza siempre de preferencia[94]. De acuerdo con este precepto, las autoridades españolas, incluso aunque el proceso se haya iniciado con anterioridad ante nuestros tribunales, deberán suspender éste si se presenta la demanda ante tribunales designados en un acuerdo de elección de foro. Si la sumisión se ha realizado a Tribunales de un Estado miembro y acaba resultando competente el TUP la suspensión de los tribunales españoles solamente deberá operar si se asume que el TUP es un órgano jurisdiccional del Estado miembro al que se ha producido la sumisión, con lo que pueden plantearse los problemas que habían sido apuntados en relación al tratamiento de la competencia exclusiva derivada del art. 22.4 del Reglamento. De nuevo aquí, como ya habíamos hecho allí, nos encontraríamos con que una interpretación orientada a favorecer la eficacia del Acuerdo sobre el TUP permitiría llegar a este resultado (consideración del TUP como órgano jurisdiccional del Estado miembro al que se han sometido las partes); mientras que una interpretación que desconozca la eficacia respecto a España del Acuerdo supondría que no se consideraría el TUP como un órgano jurisdiccional beneficiado por la sumisión (a salvo, claro, de que la sumisión se hubiera hecho específicamente al TUP), lo que podría convertir en ineficaz respecto a España la previsión del art. 31.2 del Reglamento.

V. Conclusión

            26. La territorialidad que caracteriza al Derecho de patentes condiciona de forma decisiva el tratamiento procesal de los litigios sobre violación y nulidad de patentes. La jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo ha profundizado en el fraccionamiento territorial de la jurisdicción en estos supuestos al extender la exclusividad de la competencia sobre validez y nulidad de patentes a aquellos supuestos en los que tal nulidad se plantee por vía de excepción. Esta opción ha sido, además, recogida en el Reglamento 1215/2012; aunque no tiene que extenderse a aquellos supuestos en los que los tribunales españoles apliquen la normativa de origen interno (LOPJ y LEC).

            La superación de esta situación se pretende mediante la patente europea con efecto unitario y el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Estos mecanismos no han conseguido, sin embargo, la participación de todos los Estados miembros de la UE. Ni España ni Italia participan en los Reglamentos sobre patente con efecto unitario y España tampoco en el Acuerdo sobre el TUP. Esta no participación no convierte, sin embargo, el TUP en un instrumento irrelevante para nuestro país. Debe ser concretado el régimen de eficacia en España de las decisiones adoptadas por el TUP, así como la relación entre nuestros órganos jurisdiccionales y el Tribunal Unificado de Patentes. Las deficiencias técnicas del Acuerdo sobre el TUP implican que es posible tanto una interpretación favorecedora de la eficacia del TUP en nuestro país como otra más restrictiva que incida en el carácter de res inter alios acta del Acuerdo para nuestro país y que podría conducir a la ineficacia en España de las decisiones en las que de forma principal o por vía de excepción se hubiese conocido sobre la validez de una patente europea o europea con efecto unitario. Esta misma interpretación estricta de la eficacia del Acuerdo respecto a España podría llevar también a la inoperancia del art. 31.2 del Reglamento 1215/2012 en aquellos supuestos en los que el TUP asuma la posición de tribunal designado en un acuerdo de elección de foro en el que nominalmente no haya sido tal Tribunal el designado, sino los Tribunales de un Estado miembro parte del Acuerdo.

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